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Come si presenta una domanda di brevettoIstruzioni per presentare una domanda di brevetto all'Università degli Studi di Milano

IN EVIDENZA

A nove anni dal primo regolamento d’Ateneo in materia di brevetti (2000) e a quattro dall’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale (2005), l’Università degli Studi di Milano ha emanato il 13 gennaio 2010 il nuovo regolamento in materia di proprietà industriale.

La normativa contenuta nel primo regolamento del 2000 insieme all’istituzione di una Commissione per i brevetti e all’attivazione di UNIMITT, il Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, sono le azioni messe in campo dall’Università di Milano per tutelare e valorizzare la propria attività di ricerca.

I risultati di questo impegno sono importanti: l’Università ha infatti depositato più di 150 domande di brevetto (domande di priorità), che confermano l’accresciuta attenzione dei nostri ricercatori ai temi della proprietà industriale.

Le nuove regole aggiornano il precedente scenario normativo adattandosi all’aumentata complessità della disciplina della proprietà intellettuale: le ricerche sono sempre più spesso svolte da team di laboratori internazionali, l’erogazione dei fondi avviene sulla base della proprietà dei risultati futuri e, nei contratti di ricerca commissionata, le clausole sulla proprietà dei risultati si adattano al tipo di ricerca svolta e al tipo di settore industriale coinvolto.

Introduzione

Attualmente in Italia, al contrario di quasi tutte le altre nazioni, i dipendenti di enti pubblici sono proprietari dei diritti sulle loro invenzioni se la ricerca è stata finanziata totalmente dall’ente di appartenenza, e questo a differenza di tutti gli altri lavoratori dipendenti. La prima decisione che deve quindi prendere un ricercatore è quella di cedere o meno tali diritti all’ente di appartenenza. Così facendo il ricercatore deve decidere se affrontare in proprio i costi e i rischi oppure condividerli.

Presso questo Ateneo, se il ricercatore decide di non cedere i diritti all’ente è tenuto a darne comunicazione a UNIMITT e, in caso di sfruttamento economico dell’invenzione, dovrà corrispondere all’Università almeno il 30% dei proventi.

Se l’inventore dell'Università degli Studi di Milano decide invece di cedere i diritti all’ente, usufruirà della competenza e dei servizi di UNIMITT, che accompagnerà tutto il percorso brevettuale, si accorderà con gli eventuali contitolari, supporterà la valorizzazione dei risultati e negozierà con le aziende gli eventuali contratti di licenza o cessione. L’Ateneo si accollerà inoltre tutte le spese, e nel caso di sfruttamento commerciale del trovato, corrisponderà all’inventore il 50% degli utili detratte le spese di brevettazione.

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Brevettare a nome dell'Università degli Studi di Milano

L'inventore o gli inventori afferenti all'Università degli Studi di Milano che intendano depositare a nome dell'Università degli Studi di Milano, cedendo i diritti patrimoniali di deposito e di sfruttamento commerciale del trovato mantenendo la titolarità morale dell'invenzione, devono compilare un apposito modulo che possono richiedere a UNIMITT.

UNIMITT organizzerà quindi un incontro con gli inventori per una valutazione dell’invenzione, in cui si profileranno le possibili strategie brevettuali per quel particolare brevetto. Il personale del Centro effettuerà poi una ricerca di anteriorità (prior art) e di potenziale di mercato che dovrà essere visionata dagli inventori. Questi dovranno nel contempo avvisare il Consiglio di Dipartimento di afferenza dell’intenzione di depositare la nuova domanda di brevetto. Dovrà quindi essere consegnato ad UNIMITT l'estratto del verbale della seduta del consiglio di dipartimento in cui è avvenuta tale comunicazione.

La pratica comprensiva della scheda in forma cartacea e firmata da tutti gli inventori (che può essere da questi integrata a loro discrezione), dell’esame della prior art e dell’istruttoria elaborata da UNIMITT, sarà presentata alla Commissione per i brevetti di Ateneo, che si riunisce mensilmente.

Tale Commissione è consultiva del Magnifico Rettore e del Consiglio di Amministrazione. Essa esamina le proposte presentate dagli inventori universitari tramite UNIMITT, esprime un parere sull'opportunità di deposito della domanda di brevetto, valuta le possibilità economiche e di sviluppo dello stesso, suggerisce l'opportunità di proseguire o meno nelle azioni brevettuali, vigila sulla correttezza e sulla congruità delle clausole brevettuali che regolano la proprietà intellettuale nei contratti stipulati dall'Università.

La proposta così istruita sarà presentata al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

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Calendario

Le domande devono pervenire a UNIMITT in tempo utile per poter essere elaborate nel modo richiesto dalla Commissione. Il termine ultimo per presentare una domanda ad UNIMITT è di 7 giorni lavorativi antecedenti la Commissione.

Calendario Commissione per i brevetti anno 2016:

  • 11 gennaio 2016
  • 1 febbraio 2016
  • 1 marzo 2016
  • 4 aprile 2016
  • 2 maggio 2016
  • 6 giugno 2016
  • 4 luglio 2016
  • 5 settembre 2016
  • 3ottobre 2016
  • 3 novembre 2016 
  • 5 dicembre 2016
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Deposito della domanda

Successivamente all'approvazione degli organi accademici, la domanda di brevetto viene depositata a nome dell'Università degli Studi di Milano, o eventualmente in cotitolarità con altri enti, ad opera di uno studio di consulenza, nella scelta del quale il Consiglio di Amministrazione può tenere in considerazione l'eventuale preferenza manifestata, in sede istruttoria, dall'inventore/i.

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Fasi successive della procedura brevettuale

La Commissione esprimerà un parere anche su tutte le successive fasi di brevettazione, ad esclusione della richiesta di esame preliminare prevista dalla procedura P.C.T. che si richiederà solo in casi particolari (esempio cessione a terzi).

Si evidenzia che l’estensione all’estero della domanda di priorità, e ancor più, le fasi nazionali di una domanda P.C.T. dovranno essere motivate da una concreta possibilità di valorizzazione commerciale del brevetto. Si ricorda che qualora l’Università decidesse di abbandonare la domanda di brevetto sarà concesso agli inventori prioritaria facoltà di rilevarla.

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La valorizzazione del brevetto

Il deposito della domanda di brevetto deve essere considerato un punto di partenza: una volta che l’invenzione è protetta, UNIMITT, in collaborazione con gli inventori, provvederà alla pubblicazione della scheda descrittiva (ovviamente nel rispetto del “segreto” dell’idea) e la inserirà nel repertorio brevetti.

Insieme all’inventore si provvederà a mettere a punto una lista di terzi potenzialmente interessati, nonché di possibili azioni da intraprendere: ciò rappresenterà un punto di partenza per la valorizzazione del brevetto. Sarà inoltre cura del Centro cogliere tutte le opportunità a disposizione (fiere, eventi, newsletter, articoli) per promuovere l’idea.   

In tutte queste fasi, come nelle successive, è assolutamente indispensabile la collaborazione tra gli inventori ed il Centro, che devono fare un lavoro di squadra al fine di ottenere i migliori risultati.

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Normativa universitaria

In data 13.01.2010 l'Università degli Studi di Milano ha emanato il nuovo Regolamento in materia di Proprietà Industriale.

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A chi rivolgersi

UNIMITT – Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

Riferimenti operativi:
Dott.sa Ilaria Libani tel. 02.503.12862 ilaria.libani@unimi.it

Dott.ssa Chiara Soncini 02.503.12865 chiara.soncini@unimi.it

Dott.ssa Federica Marinoni 02.503.12854 federica.marinoni@unimi.it

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